Trademark law infringement suit filed by google vs. Froogles.com.

Dass Detektive flexibel sind, weiß jeder. Sherlock Holmes, Philip Marlowe oder Miss Marple haben es vorgemacht. Bei den Marken-Detektiven ist es fast genauso. Jeder Einsatz erfordert List und Tücke, um der Wahrheit auf die Schliche zu kommen. So kann es sein, dass ein „Marken-Detektiv“ auch mal „undercover“ einkauft, um ein Produkt mit verdächtigem Markennamen als Beweis zu sichern. Oder im Milieu eines Unternehmers rumschnüffelt, um entscheidende Hinweise aufzuschnappen. Was sich so abenteuerlich anhört heißt Marken-recherche. Wozu ist sie gut?
Nehmen wir an, Sie haben einen idealen Namen für Ihre Marke gewählt und möchten Ihren neuen Produkt- oder Firmennamen beim Patentamt eintragen lassen. Was ist, wenn bereits ein anderer Markeninhaber vor Ihnen den selben Name beim Patentamt gesichert hat? Oder es gibt bereits eine ähnli-che eingetragene Marke, deren Name zu Verwechslungen führen kann.

Gibt es eine Chance, den Namen trotzdem zu bekommen?

Ja, und zwar wenn die Marke schon länger nicht mehr genutzt wird. Aber wie können Sie das herausfinden? Sie könnten den Markeninhaber einfach fragen – vergessen Sie es, er wird es Ihnen nicht sagen. Außerdem könnten Sie dadurch schlafende Hunde wecken, denn wenn Ihr Mitbewerber erst mal weiß, dass sie den Namen beanspruchen wollen, könnte er versuchen, seine Rechte an dem Namen zu retten. Weisen Sie ihm nach, dass er seine Marke schon seit Jahren nicht mehr benutzt, so können Sie eine Löschung beantragen. Hier beginnt die Arbeit des Marken-Detektivs. Durch die Markenrecherche ermittelt er und sammelt Beweismittel.

Was gehört zu einer Markenrecherche?

• Diskrete Kontaktaufnahme zum Umfeld des Markeninhabers
• Gezielte Interviews mit Verantwortlichen aus Referenzwerken und Dachorganisationen
• Professionelle Recherche im Internet
• Nachforschungen in produktspezifischen Datenbanken und Magazinen
• Recherche im Handelsregister
• Persönliche Ermittlungen auf dem Markt bei Vertriebsunternehmen und in Ladengeschäfte

Die Ergebnisse dokumentiert der Marken-Detektiv für Sie in einem Bericht.

Ist eine Markenrecherche wirklich notwendig?

Rechtsanwalt Michael Horak dazu: „Ja, schließlich geht es bei Marken um einen hohen ideellen und materiellen Wert. Beachtliche Umsatzeinbußen und Imageschäden können die Folgen von Markenklau oder -missbrauch sein.“

Verdächtigen Sie beispielsweise einen Nebenbuhler, der Ihre Marke kopiert oder planen Sie ein Widerspruchsverfahren gegen einen Mitbewerber, so sind diese Beweise entscheidend. Denn jeder Inhaber einer eingetragenen oder zur Eintragung angemeldeten Marke mit älterem Zeitrang kann beim Deutschen Patent- und Markenamt einen Widerspruch gegen die Eintragung einer prioritätsjüngeren Marke einlegen. Dafür ist eine Markenrecherche unbedingt erforderlich.

Sind Sie neugierig geworden? Rechtsanwalt Michael Horak [horak@iprecht.de] ist ihr An-sprechpartner.

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Hinter den zwei Marken, die klingen wie Zwillinge, verbergen sich allerdings sehr unterschiedliche Charaktere. Denn Skycon arbeitet als Dienstleister und Skycom verkauft Produkte. Die Waren von Skycom und Dienstleistungen von Skycon haben nichts miteinander zu tun. Skycon wartet und repariert Flug-zeugkomponenten und Skycom verkauft Computer, Telefone und Büroartikel.

Eigentlich hätte man diesen Fall gleich zu den Akten legen können, denn normalerweise hat ein Antrag auf Marken-Löschung bei der Konstellation keine Chance. Ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Ware/Dienstleistung kann nämlich durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marke ausgeglichen werden. Umgekehrt ist es übrigens genauso. Ein Beispiel hierfür ist Bounty. Nicht etwa das Schiff mit der beispiellosen Meuterei, sondern der Schokoriegel und die saugstarke Kü-chenrolle. Die Marken haben den gleichen Namen, unterschei-den sich aber eindeutig im Warenangebot.

In obigem Fall ist das anders, Rechtsanwalt Michael Horak plädierte im Namen von Skycom auf die Löschung von Skycon. „Da zur Reparatur und Wartung von Flugzeugkomponen-ten auch entsprechende EDV-Anlagen gehören, könnte der Verkehr annehmen, dass die Wartung von EDV-Anlagen (von Skycon) mit dem Verkauf von EDV-Anlagen (von Skycom) zu-sammenhängt.“ Skycon darf nun die Beschreibung ihres Dienstleistungsangebotes nicht mehr im Zusammenhang mit ihrer Marke verwenden.

Rechtsanwalt Malte Alexander Haase ist der neue Anwalt im Hause Beukenberg Rechtsanwälte in Hannover. Im Januar 2005 ist er in sein Büro eingezogen. Musik-, Medien- und Multimediarecht gehört zu seinen Interessenschwerpunkten. Zu seinen Mandanten zählt einer der größten deutschen Tonträgerhersteller. Mehr Einblick erhalten Sie unter: www.dieUrheberrechtler.de

Sie können sich diese und andere Informationen auch im Internet als pdf anschauen (formatiert und bebildert):

www.bwlh.de/djb/djb-nr02-05.pdf (357Kb, Acrobat Reader erforderlich)

Zehn neue Länder gehören nun seit einem Jahr (01. April 2004) zur Europäischen Union: Griechisch-Zypern, Malta, Ungarn, Slowenien, Slowakische Republik, Tschechische Republik, Polen, Litauen, Lettland und Estland. Hatte diese Neugestaltung Auswirkungen auf den Markenschutz?

Bereits eingetragene Gemeinschaftsmarken der alten EU-Länder genießen seit einem Jahr Markenschutz in den neuen EU-Ländern. Dies gilt selbst für Gemeinschaftsmarken, die vor dem Stichtag angemeldet, aber erst später eingetragen wurden. Besondere Anträge waren nicht erforderlich. Zwischen bisher alt-eingetragenen oder -angemeldeten Gemeinschaftsmarken und den nationalen Markenrechten in den Beitrittsländern enstanden jedoch Konflikte:

• Ausgedehnte Eintragungen von Gemeinschaftsmarken konnten aus der ausgedehnten Marke keine Rechte auf dem Gebiet der Beitrittsländer geltend machen, in denen ältere nationale Rechte bestanden. Der Inhaber des älteren Rechts konnte allerdings auch nicht gegen erstreckte Gemeinschaftsmarken Widerspruch einlegen oder Löschungsklage erheben.

• Hinsichtlich angemeldeter Gemeinschaftsmarken galt nur dann dasselbe wie für eingetragene Marken, wenn die Gemeinschaftsmarkenanmeldung zumindest 6 Monate vor dem Tag des Beitritts erfolgte. Für junge Gemeinschaftsmarkenanmeldungen (bis zu 6 Monate vor Beitritt) galt die Seniorität nicht; vielmehr konnte der Inhaber des älteren Rechts Widerspruch gegen die Gemeinschaftsmarkenanmeldung insgesamt einlegen oder Löschungsklage erheben. Auf dieses Missbrauchspotential wies die Europäische Union jedoch ausdrücklich hin.